何春晖：企业并购须应对专利风险

　　2013年9月30日，微软宣布以54.4亿欧元收购诺基亚，其中包括37.9亿欧元收购诺基亚的设备与服务部门，16.5亿欧元购买为期10年的诺基亚大批专利组合的非排他性许可授权。微软认为，诺基亚的专利组合是全球最有价值的专利权，微软旨在加速其Windows Phone的创新进程，为智能设备的未来发展奠定坚实的基础。

　　诺基亚的专利组合中包含有3万件功能专利和8500件设计专利，它凝结了诺基亚在过去几年中在技术的研究与开发方面倾注的大量心血，每年诺基亚可以从专利授权中获得5亿欧元的专利许可授权费收入，被微软收购后，即使诺基亚不做手机业务，它的专利收费仍会以每年3.8%的增速稳定增长。

　　从这个双赢的收购案中我们看到，在当前的企业并购中，知识产权尤其是专利越来越扮演重要角色，在电子通信、生物医药、新能源这些技术活跃的领域里，专利成为了企业并购动机中重点考虑的因素之一。

　　那么，在企业的并购中主要会遇到哪些专利风险呢？

　　第一，专利的权属瑕疵所导致的专利风险。主要体现在：首先，被收购方不享有专利权，专利申请有可能在审查阶段并未获得专利授权，或者专利权由于没有及时缴纳专利年费等原因被终止，海外的被收购方没有在中国申请专利因而没有在中国境内得到专利保护。还有一种情况需要特别注意：专利权属于被收购公司的子公司或关联公司，在这种情况下，即使被收购方出具书面的权属证明文件，也有可能被其他证据推翻而导致专利权的不存在。

　　其次，被收购方的专利权与他人共同所有，被收购方对专利权没有完全的处分权，其单独的处分行为从法律上讲是无效的，这种情况主要出现在被收购方的技术成果来自于合作研发或委托研发，如果合作协议对成果的归属约定不明确，就易造成专利权属不清晰；

　　最后，被收购方的专利权存在权利限制，由于缺乏有效的登记公示制度，收购方很难清楚地掌握被收购方的专利是否存在许可情形，也不可能知道许可的限制条款，而许可限制恰是收购中最普遍的权利限制，也是最典型的知识产权风险，需要在知识产权尽职调查中予以重视。

　　第二，被收购方专利权的有效性和价值的不稳定所导致的专利风险。

　　发明专利的保护期限是自申请日起20年，实用新型专利和外观设计专利的保护期限是自申请日起10年。被收购方的专利往往是一个专利组合，我们需要从被收购技术的专利保护的整体来考虑专利的有效性和价值。比如，被收购的是应用领域的技术，我们假设它的发明专利保护期限还有10年，而该技术赖以实施的核心专利保护期限即将届满，那么，在收购中与核心技术休戚相关的应用领域的专利，其价值就需要重新评估。还有一种情况，被收购方的专利并没有很好地保护自主技术成果，也就是说专利权的保护范围与被收购方的核心技术存在偏差，或者专利权的保护范围与被收购方的核心技术关联度不大，那么，被收购方的专利保护就存在很大的风险。这个因素值得高度重视，尤其是现阶段，虽然我国企业的专利保护意识增强，企业的专利数量迅速增长，但真正全面、恰当而有效地保护好自主创新成果，确实需要一个逐步学习和完善的成长过程。

　　第三，被收购方的专利潜在的侵权可能所导致的专利风险。

　　这里我们需要特别提出的是，收购方往往会看中被收购方所拥有的那些发明专利权，盲目地认为发明专利经过了国家知识产权局的实质审查，应当是具有高价值和高稳定性的专利权。实际上，由于技术的迅速发展和专利审查水平的进一步提高，已获得专利授权的发明专利也有可能存在着侵权的风险或被无效掉的风险。所以，建议在并购之初对被收购方的所有专利做侵权分析及专利权稳定性分析，掌握潜在的专利风险并采取相应的应对措施。

　　企业并购中往往涉及所在国的经济政策和国家安全、技术进出口限制政策和反垄断等各种问题，比如各国关于知识产权的转让限制不同，使得有的国家不允许特定类别的专利技术转让，有的国家对知识产权的转让规定了特殊程序，这些都需要企业在并购中高度重视。

　　（本文来源：经济日报 作者：国家知识产权局发明审查部高级审查员 何春晖）